Gli Stati Uniti sono un mercato chiave per molte aziende. La registrazione di un marchio in questo Paese contribuisce a proteggere l'identità del vostro marchio ed evitare controversie legali relative all'uso non autorizzato del vostro segno distintivo. Tuttavia, il processo di registrazione dei marchi negli Stati Uniti è diverso da quello in vigore in Europa e in altre giurisdizioni.

Perché registrare un marchio negli Stati Uniti?

Un marchio registrato negli Stati Uniti offre diversi vantaggi:

- Protezione legale: impedisce a terzi di utilizzare un segno identico o simile in un contesto commerciale. Il proprietario di un marchio registrato per beni fisici può richiedere la registrazione del proprio marchio presso l'Ufficio doganale e di protezione delle frontiere degli Stati Uniti, che provvederà a monitorare, sequestrare e trattenere le merci importate, che violano i diritti del proprietario. Per partecipare a questo programma è necessaria la registrazione.

- Diritti di uso esclusivo: la registrazione garantisce il monopolio sul marchio per i prodotti/servizi designati.

- Aumento del valore commerciale: un marchio registrato può essere venduto, concesso in licenza o utilizzato come asset negli investimenti.

- Ricorso legale semplificato: in caso di violazione, il titolare del marchio può intraprendere un'azione legale ne itribunali federali. Quando un marchio viene registrato, il titolare del marchio ha diritto a un risarcimento maggiore nei confronti dei contraffattori. Il Lanham Act prevede un risarcimento legale nei confronti dei contraffattori, nonché un risarcimento triplicato e il rimborso delle spese legali in caso di contraffazione intenzionale. Poiché a volte può essere difficile dimostrare il danno (in particolare, quando il contraffattore accusato è disposto a mentire e a falsificare le informazioni), tale risarcimento legale può costituire una via di ricorso nei casi in cui sarebbe difficile e/o proibitivo dal punto di vista economico dimostrare il danno. Inoltre, la registrazione scoraggia ulteriormente i contraffattori, prevedendo il risarcimento del triplo del danno e delle spese legali nei casi in cui le vendite contraffatte siano ritenute intenzionali.

Diverse basi per la registrazione di un marchio negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la base giuridica per la domanda di registrazione di un marchio si riferisce al fondamento su cui si basa la domanda. A differenza di alcune giurisdizioni, l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) richiede generalmente la prova dell'uso prima di concedere la registrazione completa. La scelta della base di registrazione dipende dalla strategia commerciale del richiedente, dall'uso attuale del marchio e dall'eventuale portafoglio di marchi internazionali esistente.

i) Domanda fondata sull'uso effettivo nel commercio (§1(a))

Questa opzione si applica alle aziende, che già utilizzano il marchio negli Stati Uniti al momento del deposito. Il richiedente deve presentare un campione di utilizzo, che dimostri che il marchio è attivamente utilizzato nel commercio in relazione ai prodotti o servizi rivendicati. I campioni accettabili includono imballaggi, etichette, screenshot di siti web, pubblicità o fatture, che mostrano chiaramente il marchio in un contesto commerciale. Il richiedente deve, inoltre, fornire la data del primo utilizzo (quando il marchio è stato utilizzato per la prima volta in qualsiasi luogo) e la data del primo utilizzo commerciale (quando è stato utilizzato per la prima volta in modo tale da influire sul commercio interstatale o internazionale negli Stati Uniti). Uno dei principali vantaggi è che consente un percorso più rapido verso la registrazione, poiché non sono necessarie ulteriori prove di utilizzo in una fase successiva del processo. Tuttavia, il richiedente deve mantenere un uso continuativo del marchio per evitare la cancellazione per mancato uso.

ii) Domanda fondata sull'intenzione di uso (§1(b))

Questa opzione è disponibile per le aziende, che hanno una sincera intenzione di utilizzare il marchio negli Stati Uniti, ma che non hanno ancora iniziato ad utilizzarlo al momento della presentazione della domanda. Dopo che l'USPTO ha esaminato e approvato la domanda, viene emesso un avviso di accettazione (NOA). Da quel momento, il richiedente ha sei mesi di tempo per fornire la prova dell'uso effettivo, presentando una Dichiarazione di Uso. Se il richiedente non è pronto a dimostrare l'uso, può richiedere fino a cinque proroghe di sei mesi, soggette a costi aggiuntivi. Questa opzione consente ai richiedenti di assicurarsi una data di deposito anticipata mentre si preparano all'ingresso nel mercato statunitense. Tuttavia, il marchio non sarà registrato fino a quando non sarà dimostrato l'uso effettivo.

iii) Domanda fondata su una registrazione straniera (§44(e))

Questa opzione è disponibile per le aziende, che già detengono un marchio registrato nel loro paese di origine. A differenza delle opzioni precedenti, l'USPTO non richiede una prova immediata dell'uso negli Stati Uniti. Tuttavia, il richiedente deve presentare una copia della registrazione straniera, che deve essere valida. Uno dei vantaggi principali di questa scelta è che consente al richiedente di registrare un marchio negli Stati Uniti senza doverne dimostrare l'uso iniziale. Tuttavia, dopo cinque anni dalla registrazione, il richiedente deve presentare una dichiarazione di utilizzo per mantenere il marchio ed evitarne la cancellazione.

iv) Domanda fondata su una domanda straniera (§44(d))

Se un richiedente ha presentato una domanda di registrazione di marchio in un altro paese negli ultimi sei mesi, può rivendicare i diritti di priorità negli Stati Uniti. Ciò consente loro di beneficiare della data di deposito straniera precedente per la loro domanda negli Stati Uniti. Non è richiesta alcuna prova di utilizzo prima del quinto anno di registrazione. Tuttavia, per finalizzare il processo di registrazione, il richiedente deve presentare una copia del certificato di registrazione straniero. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per le aziende, che desiderano garantire i diritti di marchio negli Stati Uniti, basandosi su una domanda internazionale.