Un’azienda italiana produttrice di illuminazioni per interni si è rivolta al nostro studio dopo che una società commerciale di Hong Kong aveva iniziato a vendere prodotti contraffatti con il suo marchio. L’azienda possedeva una registrazione internazionale WIPO, che designavala Cina e riteneva di essere coperta ovunque fosse rilevante.

In realtà, quella registrazione non copriva Hong Kong (poiché una designazione di Madrid relativa alla Cina non include mai quel territorio) e la protezione in Cina escludeva alcuni dei suoi prodotti più importanti.

Assistiamo frequentemente a questo malinteso e l’errore scaturisce quasi sempre dallo stesso interrogativo: una singola domanda di registrazione può proteggere un marchio in molti paesi?

La risposta è sì, in quanto il Sistema di Madrid dell’OMPI (WIPO) e i sistemi regionali lo rendono possibile. Tuttavia, non esiste un marchio mondiale. I diritti di marchio sono rigorosamente territoriali e la legge applicabile in ciascuna giurisdizione determina quale protezione riceve un’azienda in quello specifico territorio; scambiare una domanda di registrazione a Madrid per una protezione globale automatica significa essere esposti a pericolose lacune, di cui qualche concorrente potrebbe approfittare.

1. Esiste un marchio internazionale?

No. Il Sistema di Madrid offre un unico punto di riferimento per richiedere la protezione in oltre 130 paesi, ma i diritti, che ne derivano, rimangono nazionali o regionali, determinati da ciascun paese designato o dall’ufficio competente in base alla propria legislazione.

Un’azienda italiana, che desideri protezione in Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Regno Unito, Messico e Unione Europea, può presentare un’unica domanda designando tutte e sette le giurisdizioni, anziché avviare sette procedure separate. L’WIPO inoltra ciascuna designazione all’ufficio competente e ogni ufficio esamina il marchio in base alla propria legislazione: la Cina può rifiutare il marchio mentre il Giappone o l’UE possono approvarlo.

Per accedere al sistema, un’azienda italiana deve disporre di una domanda o di una registrazione, che funga da marchio di base presso l'Ufficio italiano Marchi e Brevetti (UIBM). La domanda internazionale deve corrispondere simmetricamente a tale base: può restringerne la gamma di prodotti e servizi, ma non può mai ampliarla.

A partire dal 1° ottobre 2026, i richiedenti presentano la domanda tramite la piattaforma di deposito elettronico Madrid e-Filing della WIPO, mentre l’UIBM continua a certificare la corrispondenza dei dati. Una volta verificata la regolarità formale, l’WIPO registra il marchio e rilascia un certificato internazionale. Questo documento attesta che l’OMPI ha completato la registrazione internazionale, ma spetta sempre a ciascuna giurisdizione decidere se concedere la protezione sul proprio territorio.

I Vantaggi del Sistema di Madrid

Per un’azienda, che necessita di protezione in molti paesi partecipanti, il sistema consente di risparmiare tempo e denaro. I rinnovi (ogni dieci anni), i cambiamenti di titolarità e i cambi di indirizzo vengono gestiti tramite un unico portale, ed è possibile aggiungere nuovi paesi in un secondo momento tramite una designazione successiva.

Tuttavia, i risparmi sono maggiori al momento del deposito e si riducono in caso di contenzioso. A un rifiuto provvisorio si deve rispondere secondo la legislazione locale tramite un consulente legale in loco, annullando gran parte dei benefici economici della centralizzazione.

La Regola della Dipendenza Quinquennale (Central Attack)

Per cinque anni dalla data di registrazione internazionale, il marchio all'estero dipende dal marchio di base nazionale. Se la domanda o la registrazione di base statunitense o italiana cessa di avere efficacia a seguito di rifiuto, ritiro o cancellazione, la registrazione internazionale viene cancellata nella stessa misura in ogni giurisdizione designata. Un’azione contro il marchio di base, che produce tale risultato, è definita "azione centrale" (Central Attack).

Per rivendicare la data di deposito italiana come data di priorità, la domanda a Madrid deve essere presentata entro sei mesi. Attendere le verifiche dell'UIBM oltre questa finestra significa rinunciare alla priorità anteriore, un rischio fatale nei paesi dominati dal principio del First-to-File.

2. I Sistemi Regionali di Marchi nel Mondo

Oltre al Sistema di Madrid, esistono tutele regionali, che aggregano più mercati, ma ciascuna opera con logiche differenti:

• Marchio dell'Unione Europea (EUIPO): Un unico marchio copre tutti i 27 Stati membri dell'UE. Può essere richiesto direttamente all'EUIPO o designato tramite Madrid. Costituisce un unico diritto: questo significa che un marchio anteriore in un singolo paese dell’UE può invalidare l’intera domanda unionale (anche se la procedura di conversione permette di preservare le domande nazionali nei paesi non contestati).
• OAPI (Africa Occidentale e Centrale): Gestisce un sistema unico per 17 paesi (tra cui Camerun, Costa d'Avorio, Senegal). Una singola registrazione copre tutti i 17 Stati e non esiste un sistema nazionale parallelo. L'OAPI può essere designata direttamente tramite il Sistema di Madrid.
• ARIPO (Africa Orientale e Meridionale): Ai sensi del Protocollo di Banjul, copre 13 paesi partecipanti, ma funziona in modo opposto all'OAPI: ciascun paese esamina il marchio in base alla propria legislazione e può rifiutarlo mentre gli altri lo concedono. A differenza dell'OAPI, l'ARIPO non può essere designata tramite il Sistema di Madrid.
• Benelux (BOIP): Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo condividono un unico sistema designabile tramite Madrid. Molte aziende preferiscono il marchio UE, ma il deposito Benelux mantiene una forte valenza strategica se il portafoglio commerciale è concentrato in quella specifica regione.

I blocchi commerciali senza marchio comune: Molti mercati comuni o unioni doganali non creano un marchio unico. L'ASEAN, ad esempio, non offre una registrazione unificata per il Sud-Est asiatico: per proteggere il brand a Singapore, in Thailandia, Vietnam o Indonesia, occorre ottenere i diritti in ciascuno di essi, sebbene Madrid faciliti il deposito nella maggior parte di queste giurisdizioni.

3. Quali paesi sono esclusi dal Sistema di Madrid?

Il Sistema di Madrid esclude ancora diversi mercati di primaria importanza commerciale:

• Taiwan: Non può aderire al sistema poiché non è membro dell'OMPI.
• Hong Kong e Macao: Gestiscono sistemi di marchi totalmente autonomi. Una designazione per la Cina non coprirà mai questi territori, esponendo le aziende a gravi rischi di contraffazione.
• Sudamerica e Africa: Gran parte dell'America Centrale, l'Argentina, il Perù e il Sudafrica rimangono fuori dal sistema e richiedono tassativamente depositi nazionali diretti.

4. Sistema di Madrid o Deposito Diretto in Cina?

La Cina partecipa al Sistema di Madrid, ma per le aziende, che producono o vendono in questo mercato, il deposito diretto presso il CNIPA è quasi sempre la scelta preferibile. Le ragioni sono di natura tecnica e strategica:

La Trappola delle Sottoclassi Cinesi

La Cina utilizza la classificazione internazionale di Nizza, ma la suddivide internamente in sottoclassi, che determinano l'effettivo ambito pratico della protezione. Una designazione di Madrid clona la descrizione dei prodotti dalla domanda italiana (UIBM). Il CNIPA applica poi le proprie regole di classificazione e spesso protegge il marchio solo nella specifica sottoclasse, che descrive letteralmente il prodotto, lasciando scoperte le sottoclassi adiacenti.

Caso di studio: Un’azienda statunitense di utensili da cucina ha designato la Cina tramite Madrid usando la descrizione USA. Il CNIPA ha protetto il marchio solo nella sottoclasse delle "pentole". Un'azienda cinese ha immediatamente registrato lo stesso marchio per altri articoli da cucina collocati in sottoclassi adiacenti rimaste scoperte. Entrambe le registrazioni sono oggi valide e il cliente non può utilizzare il proprio marchio su quei prodotti in Cina senza riacquistarlo o affrontare un complesso contenzioso di nullità. Un deposito diretto strutturato sulle sottoclassi cinesi avrebbe protetto tutto sin dall'inizio.

La Lingua e i Caratteri Cinesi

Le aziende, che vendono ai consumatori cinesi, devono registrare tempestivamente la versione in caratteri cinesi del proprio marchio, prima che siano i distributori o i consumatori locali a sceglierne uno, appropriandosene. Una domanda a Madrid basata su un marchio in lingua inglese non consente di proteggere un marchio diverso in caratteri cinesi, richiedendo in ogni caso un deposito nazionale separato.

Tempi di Esecuzione e Tutela Legale

Una domanda diretta in Cina richiede attualmente circa 7 mesi dal deposito alla registrazione e produce un certificato CNIPA immediato. Tramite il Sistema di Madrid, la Cina ha fino a 18 mesi solo per emettere un rifiuto provvisorio. Inoltre, per far valere i propri diritti contro un contraffattore, il titolare di un marchio registrato a Madrid deve richiedere un certificato separato al CNIPA, allungando i tempi della difesa legale.

La Cina segue rigidamente il principio del "First-to-File" (primo a depositare). È fondamentale registrare il marchio prima di rivelarlo a produttori, agenti di approvvigionamento o distributori cinesi, coordinando il deposito con la stipula di un solido accordo NNN (No-Disclosure, No-Use, No-Circumvention) cinese.

Conclusioni: Come costruire un portafoglio marchi internazionale?

Il nostro cliente nel settore delle illuminazioni peri nterni non ha fatto nulla di insolito ricorrendo al sistema di Madrid. Il suo errore è stato presumere che il sistema centralizzato avesse risolto per lui le questioni specifiche e le asimmetrie di ciascun paese.

Per costruire una strategia di successo, le aziende devono adottare un approccio analitico:

1.   Mappare la Supply Chain: Partire dai mercati in cui si produce, si distribuisce, si vende o si concedeil brand in licenza.

2.   Valutare i Rischi Locali: Identificare i territori, in cui la contraffazione, lo squatting o il plagio dei marchi rappresentano una minaccia concreta.

3.   Adottare un Modello Ibrido: Nulla obbliga un'azienda a usare lo stesso canale ovunque. La strategia ottimale può prevedere un deposito diretto in Cina, un marchio dell’UE per l'Europa e l'utilizzo del Sistema di Madrid per mercati lineari come il Regno Unito, il Giappone, la Corea del Sud e l'Australia.

Il Sistema di Madrid e i sistemi regionali hanno reso il deposito internazionale molto più semplice, ma i diritti rimangono territoriali. L'obiettivo finale non è la semplificazione burocratica, ma garantire la protezione, di cui l'azienda ha effettivamente bisogno nei mercati, in cui la perdita del controllo del brand sarebbe catastrofica.

Linares Associates PLLC affianca le imprese nella pianificazione e difesa internazionale della proprietà intellettuale, strutturando strategie di deposito su misura negli Stati Uniti e nei mercati globali.

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